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Elementos-chave para o sucesso das negociações sobre Propriedade Intelectual nos acordos de parceria

Alexandre Guimarães Vasconcellos
Doutor em Biotecnologia Vegetal. Pesquisador e Professor da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Coordenação de Programas de Pós-Graduação, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.
Rita Pinheiro-Machado
Doutora em Química Biológica - ênfase em Gestão, Educação e Difusão em Biociências (UFRJ), professora de Pós - Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação e Coordenadora-Geral da Academia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.
Thalissa Pádua Gilaberte
Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Advogada com ênfase em contratos administrativos, inovação, transferência de tecnologia e propriedade intelectual. Assessora da Direção do Instituto Nacional de Tecnologia.

O inovacionismo , como pontua Oliveira e Telles (2011), atualmente, é palavra de ordem entre países que atuam em um cenário global caracterizado pela existência de mercados que privilegiam o domínio do conhecimento como fator competitivo entre as empresas. E o papel do Governo, nesse cenário, como parte integrante e importante de um Sistema Nacional de Inovação (SNI) é crucial para a condução de um ambiente propício ao desenvolvimento de tecnologias, bem como na formulação de políticas públicas adequadas e eficazes que estimulem a inovação e os gastos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) no setor privado.

No Brasil, verifica-se, uma baixa propensão de investimentos em P&D pelas empresas. Dados fornecidos pela última Pesquisa Industrial da Inovação Tecnológica- PINTEC (IBGE, 2011) revelam que os gastos no Brasil em atividades internas de P&D nas indústrias alcançaram R$ 19,9 bilhões e os gastos com aquisição externa de P&D lograram R$ 4,29 bilhões. Quando somados, perfazem o montante de R$ 24 bilhões aproximadamente e, se comparado ao Produto Interno Bruto (PIB) esse valor representa apenas 0,59%, enquanto que nos Estados Unidos, Zona do Euro e China os gastos em P&D empresarial em relação ao PIB em 2011 foram de 1,83%, 1,34% e 1,39%, respectivamente.

Em contrapartida, o país, de fato, não está inerte a este cenário e se encontra, nas últimas décadas, em processo de fortalecimento do Sistema Público de Ciência e Tecnologia (C&T). No intuito de reduzir as dificuldades supramencionadas, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) editou, em 04 de agosto de 2011, a Portaria nº 593, que viabilizou a criação do Projeto Piloto de Aliança Estratégica Pública e Privada com vistas à constituição da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII). O programa é uma tentativa de minimizar a lacuna existente entre o setor público e privado, a fim de fomentar projetos de cooperação envolvendo empresas nacionais e instituições tecnológicas, voltadas para atividades de P&D, que objetivem a geração de produtos e processos inovadores, além de possuir como foco a fase intermediária da inovação.

Para tanto, o Ministério instaurou um Grupo de Trabalho e implementou um Projeto Piloto com a participação de três Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT): o Instituto Nacional de Tecnologia (INT), o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e o Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia do SENAI na Bahia (SENAI-CIMATEC/BA), a fim de posteriormente, contribuir para a criação da EMBRAPII. O piloto contou com a participação da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), bem como da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), no sentido de viabilizar a execução dos projetos.

Nessa esteira de raciocínio, é entendimento majoritário que a interação entre os setores público e privado é essencial para o desenvolvimento econômico e social do país. Ocorre que atualmente, os instrumentos jurídicos firmados entre a indústria e as ICT assumiram um caráter mais criterioso no que tange à regulação de direitos de propriedade intelectual (PI), pelo fato de os bens intangíveis representarem parte central nos projetos de inovação, bem como simbolizarem expressão de riqueza das firmas e dos países. Nesse sentido, constitui aspecto jurídico relevante investigar como os aspectos relativos à cotitularidade de invenções protegidas por direitos patentários são conduzidos pela ICT e empresas no âmbito de projetos cooperativos tecnológicos.

A situação se torna mais delicada ainda, pelo fato de as leis números 9.279, de 14 de maio de 1996 (lei da propriedade industrial) e 10.973, de 02 de dezembro de 2004 (lei de inovação) não determinarem todos os direitos e obrigações relativos às propriedades conjuntas das criações resultantes em parcerias tecnológicas entre ICT-empresa. Nesta perspectiva, inexistindo regulamento próprio, a doutrina na tentativa de regrar essa copropriedade, aplica de forma subsidiária outros institutos similares, quais sejam: Código Civil e/ou Lei Autoral (Dias, 2008).

Durante o processo de negociação contratual em um projeto cooperativo de P&D, algumas problemáticas podem ocorrer, principalmente, na parte dos direitos de PI. Neste sentido, alguns cuidados precisam ser tomados desde o início do acordo de parceria, mesmo que ainda não tenha sido iniciado o projeto, a fim de impedir conflitos posteriores. De acordo com Fischer (2004) algumas cláusulas no âmbito dos projetos cooperativos são mais propensas a problemas, a saber:

  • taxa para manutenção da patente;
  • exploração do objeto da patente por um dos coproprietários sem anuência dos demais;
  • licença para terceiros;
  • proporção da titularidade; e,
  • pagamento de royalties ou outro tipo de remuneração à ICT pela exploração comercial do objeto patenteado.


Gilaberte (2015) fez um levantamento de como o INT e o IPT lidaram com as empresas, especificamente no que tange às cláusulas de direitos de PI, no âmbito do Projeto Piloto Embrapii. Constatou-se que, a iniciativa do MCTI, em instituir o Projeto Piloto de Aliança Estratégica Pública e Privada com vistas à criação da Embrapii proporcionou um aperfeiçoamento da interação entre os setores público e privado, ensejando, ainda, um investimento maior das empresas brasileiras em P&D.

O fato da lei da propriedade industrial e da lei de inovação serem silentes no que diz respeito às obrigações dos condôminos em um regime de copropriedade em patentes é positiva na medida em que faculta aos partícipes a livre negociação, mas pode ser negativa se a negociação não for bem conduzida, podendo gerar desacordos contratuais.

Nessa toada a definição clara sobre a cláusula de uso e exploração é muito eficaz nesses projetos cooperativos, além de eliminar a possibilidade de a empresa utilizar a patente de forma “defensiva” para barrar a concorrência, sem ao menos utilizá-la ou inseri-la no mercado.

Desta feita, recomenda-se que o contrato, especificamente nessa cláusula, seja muito bem definido de modo a maximizar os interesses das partes que é o de inserir o produto no mercado. Neste sentido, uma reflexão se faz pertinente: qual a eficácia de uma ICT ter uma patente em conjunto com uma empresa se o produto/processo nunca chegar ao mercado?

Outra questão importante a ser enfrentada pelas ICT são os critérios de avaliação da tecnologia para fins de definição da participação na exploração comercial. Ocorre que a fixação dos percentuais de participação não é tarefa fácil e requer um estudo dos métodos sobre valoração de tecnologia. E nesta esfera, a discussão sobre valoração tem que ser muito bem conduzida no momento da negociação contratual. Neste sentido, Pimentel (2010) recomenda, a fim de facilitar as tratativas, que a empresa parceira apresente à ICT um Plano de Negócios, para que esta tenha condição de avaliar e definir como será sua participação nos ganhos econômicos obtidos da exploração comercial dos resultados.

Frise-se, ainda, a necessidade de previsão contratual, caso a empresa opte em proteger o resultado como segredo industrial, de uma compensação financeira para a ICT por não poder proteger os resultados do projeto e não poder licenciar para terceiros (PIMENTEL, 2010).

Outra questão pertinente é a recomendação de evitar muitos parceiros em um só contrato. Isto porque as diferenças institucionais podem dificultar o andamento dos processos e prejudicar na exploração comercial dos produtos.

De acordo com Gilaberte (2015), verifica-se que há uma postura flexível tanto das firmas quanto das ICT, na qual os partícipes tentam chegar a um denominador comum quanto às cláusulas de PI, não sendo óbice para assinatura contratual.

Por fim, destacam-se algumas normas de conduta exemplificativas e não exaustivas que podem ser seguidas pelas ICT (Gilaberte, 2015):

  • Capacitar e treinar gestores em contratos de tecnologia, valoração de patentes, redação de patentes, comercialização de resultados, etc. Entendemos tratar de condição essencial para o início de negociação com o setor empresarial. Pessoas capacitadas refletem em um contrato mais justo.
  • Estabelecer pré-regras nas minutas contratuais sobre os direitos de PI. O estabelecimento de pré-regras é importante para a empresa compreender como a ICT trata as questões sobre esses direitos, o que facilita e agiliza o momento da negociação.
  • Realizar estudos sobre a mensuração econômica da pesquisa a ser desenvolvida e de seus resultados, e a partir daí, desenvolver metodologias de suporte às negociações. Entendemos que quando a ICT estuda e desenvolve metodologias quanto à valoração de tecnologias, ela consegue discutir com as empresas, com maior propriedade, o percentual de sua remuneração pelos resultados advindos do projeto.
  • Procurar ser transigível nas negociações. Neste aspecto, é importante a ICT ter mente que o seu parceiro pode ter pensamentos diversos dos seus no que tange aos direitos de PI. Neste sentido, é importante compreender seus motivos, para que, juntos, consigam chegar a um denominador comum.
  • Obter uma política definida e estruturada sobre inovação e propriedade intelectual. Se a ICT não possui uma política sólida, ela pode ficar prejudicada quantos aos argumentos negociais com o setor privado.
  • Realizar reuniões a fim de definir regras para os direitos de PI do projeto conjunto. A realização de reuniões presenciais entre os parceiros é importante para compreensão dos problemas e busca por soluções eficazes e amigáveis.


Espera-se que essas reflexões sejam úteis para criação de ambientes propícios às parcerias tecnológicas envolvendo parceiros públicos e privados.

REFERÊNCIAS
BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Diário Oficial da União. Brasília: Presidência da República, Casa Civil-Subchefia para assuntos jurídicos, 1996. ____________. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Diário Oficial da União. Brasília: Presidência da República, Casa Civil-Subchefia para assuntos jurídicos, 2002. DIAS, J. C. V. Aspectos legais relativos à co-titularidade de invenções. Revista semestral de direito empresarial, Edição 3, 2008. FISCHER, F. O regime de co-propriedade em patentes. Disponível em http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/FFI_Regime_de_Co-Propriedade_em_Patentes.pdf. Acesso em: 2 dez. 2015. GILABERTE, T.P. Projeto Piloto de Aliança Estratégica Pública e Privada- EMBRAPII: os desafios diante dos direitos de propriedade intelectual e as oportunidades para a melhor interação entre os setores públicos e privados no Brasil. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação). Rio de Janeiro: Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2015. IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica 2011. Rio de Janeiro: IBGE, 2011. OLIVEIRA, J.; TELLES, L. O papel dos institutos públicos de pesquisa na aceleração do processo de inovação empresarial no Brasil. Revista USP, n. 89, 2011 Disponível em: http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13878/15696. Acesso em 01 dez. 2015 PIMENTEL, Luiz Otávio. Manual básico de acordos de parceria de PD&I. Porto Alegre: ediPUCRS. 2010. SBICCA, Adriana & PELAEZ, Victor. “Sistemas de Inovação”. In: Pelaez, V. & Szmrecsányi, T. Economia da Inovação Tecnológica, Ed. Hucitec, SP, 2006, p.415-448.

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